Notícia

Gazeta Mercantil

Marcas e a proteção à propriedade industrial no direito brasileiro

Publicado em 22 fevereiro 2006

Por Bruno Silveira
Bruno Silveira*

Dentro da esfera protetiva da Lei de Propriedade Industrial - nº 9.279/96 - encontra-se a proteção às marcas, definidas como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Na exata medida da definição legal, portanto, marcas são todas as expressões e símbolos utilizados com a finalidade de distinguir produtos e serviços de outros, semelhantes ou afins, ou ainda de atestar a conformidade de produtos ou serviços com determinadas normas ou especificações.
Via de regra, com a finalidade de garantir a exclusividade da utilização da marca em determinado ramo de atuação, seu titular deve requerer o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é feito por meio do depósito da marca em procedimento administrativo. Não havendo oposição ao pedido, e sendo este deferido, o certificado de registro é expedido, passando a contar a partir desse momento o prazo de 10 anos - prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos - dentro do qual o titular terá exclusividade na utilização da marca.
Desta forma, as marcas registradas são protegidas contra a utilização de terceiros tão somente no ramo de atuação correspondente à classe em que o registro foi expedido, de modo que a exploração da marca por terceiro, em ramo de atividade diverso, não pode deixar de ser impedida.
Como exceção a essa regra, contudo, a própria Lei de Propriedade Industrial disciplina, em seu artigo 125, a proteção especial às "marcas de alto renome", as que são facilmente identificáveis pelo grande público pela sua tradição e qualificação no mercado - ampliando a esfera protetiva a todos os ramos de atividade desde que essa condição seja comprovada ao INPI no momento da formulação do pedido na esfera administrativa.
Para fins de comprovação da condição de alto renome da marca, seu titular pode produzir qualquer elemento de prova lícita, podendo ainda apresentar informações relevantes que justifiquem a proteção especial, tais como: posicionamento e market share dos produtos ou serviços identificados pela marca e identificação da marca pelo público consumidor, mediante pesquisas de mercado do tipo top of mind.
Vale frisar que, muito embora a proteção especial às marcas de alto renome esteja prevista na legislação atinente à propriedade industrial desde o ano de 1996, até o início de 2004 a condição de alto renome somente poderia ser reconhecida na esfera judicial, em virtude da ausência de regulamentação administrativa da norma legal.
A partir de janeiro de 2004, com a regulamentação da matéria pelo INPI por meio da Resolução nº 110/04, o reconhecimento do alto renome da marca passou a ser efetivado por intermédio dos seguintes procedimentos administrativos:
(1) como matéria de defesa quando da oposição a pedido de registro de marca por terceiro;
(2) em processo administrativo de nulidade do registro de marca de terceiro.
A análise da condição de alto renome da marca será levada a efeito previamente ao exame da oposição ou do mérito da nulidade, e, uma vez reconhecida a presença dos requisitos ensejadores da proteção especial, o INPI poderá, conforme o caso, indeferir o pedido de registro da marca colidente com a de alto renome ou anular o registro da primeira, decisões contra as quais caberão recursos administrativos.
Ressalte-se, porém, que o prazo de validade da condição de alto renome da marca é de cinco anos, sendo que, após o referido período, o titular da marca deve submeter novo pedido de reconhecimento ao INPI.
Como conseqüência do reconhecimento do alto renome, o titular da marca ficará dispensado da apresentação de novas provas dessa condição nos processos administrativos visando à outorga de direitos de marcas.
Ademais, a FAPESP, entidade responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil, será informada para que impeça o registro de domínios colidentes com marcas cuja condição de alto renome tenha sido reconhecida pelo INPI.
Nessa medida, o reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI implica na condição de nome de domínio não registrável perante a Fapesp por aquele que não seja titular da marca, nos termos da Resolução 1/98 do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Nota-se, portanto, que o direito brasileiro confere ampla proteção às marcas de alto renome, cabendo aos interessados buscá-la junto ao INPI.

*Bruno Silveira é advogado da Manhães Moreira Advogados Associados